Про товарный знак, упущенную выгоду и позицию ВС РФ

Директор ООО передал товарный знак другой компании по символической цене. Участник общества, которому изначально принадлежал товарный знак, заявил о взыскании с директора и компании-покупателя упущенной выгоды на 10 млн рублей. Суды трех инстанций отказали в иске. Но ВС встал на сторону истца и пояснил, как в такой ситуации считать убытки.

В ООО «Маракуйя Глобал» было два участника:

90,432% у Макаровой (она же генеральный директор),
9,568% у Ковалева.

В 2015 году ООО «Маракуйя Глобал» заключила контракт на оказание услуг в рамках восстановления национальных лесных парков. По нему общество получало доход с использованием своего товарного знака «Maraguia».

В ноябре 2016 года с участием супруга Макаровой было учреждено другое общество — ООО «Лаборатория Леса». Новое общество фактически стало пользоваться товарным знаком «Maraguia». Так, контактные данные на сайте ООО «Маракуйя Глобал» заменили на контакты ООО «Лаборатория леса».
Затем Макарова в качестве директора ООО «Маракуйя Глобал» уступила товарный знак ООО «Лаборатория леса» за 10 000 рублей. Впоследствии суд признал этот договор недействительным.
Участник ООО «Маракуйя Глобал» — Ковалев — подал иск к Макаровой и к ООО «Лаборатория Леса» о взыскании убытков (упущенной выгоды) на 105 млн рублей.
Он ссылался на то, что незаконное использование исключительных прав на товарный знак с 2017 по 2019 год, в том числе после незаконной уступки, лишило ООО «Маракуйя Глобал» возможности использовать его в своей деятельности, привело к уменьшению выручки и увеличению выручки ООО «Лаборатории Леса» за счет перераспределения клиентского спроса.
Размер убытков подтверждало заключение специалиста, подготовленное на основании финансовой отчетности обществ.

Позиции судов

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. Они решили, что:

не доказано противоправное поведение Макаровой,
не доказан размер убытков,
у истца нет права на подачу иска к ООО «Лаборатория Леса». На это общество нельзя возложить ни солидарную, ни какую-либо иную ответственность.

Решение ВС

СКЭС ВС отменила судебные акты трех инстанций и направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

О недобросовестности директора. Поведение генерального директора при ведении дел общества может быть признано недобросовестным, в частности, если он:

использовал коммерческие возможности общества в своих интересах или интересах третьих лиц, в том числе допустил перевод деятельности на иное юрлицо, организовал создание «фирмы-двойника», на которую переключился потребительский спрос;
совершил сделку, в которой у него имеется заинтересованность, если она являлась заведомо невыгодной для общества, в том числе привела к утрате необходимого для продолжения деятельности имущества (к выводу ключевых активов) или состояла в передаче имущества без получения должного встречного предоставления.

Таким образом, если директор действовал с заинтересованностью (в условиях конфликта интересов) и допустил незаконную передачу имущества общества третьим лицам, его можно привлечь к ответственности на основании п. 1 ст. 53.1 ГК в форме возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
При этом участник оборота, в интересах которого действовал генеральный директор, не освобождается от обязанности возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из неосновательного получения (использования) чужого имущества. То есть можно было заявить иск также к ООО «Лаборатория Леса».
Так, ВС установил, что:

была заинтересованность директора ООО «Маракуйя Глобал» в заключении договора на отчуждение прав на товарный знак, поскольку директор была супругой участника ООО «Лаборатория Леса». Данный участник при заключении договора действовал от имени Макаровой по доверенности;
договор был заключен на заведомо и значительно невыгодных условиях для ООО «Маракуйя Глобал», так как действительная стоимость товарного знака составляла 1 049 000 рублей (а вознаграждение составило только 10 000 рублей);
фактически ООО «Лаборатории Леса» начало использовать товарный знак еще до его уступки.

О размере убытков. При доказывании размера упущенной выгоды истец должен раскрыть доказательства, подтверждающие действительную возможность ее извлечения в соответствующем размере, в том числе с учетом того, какую деятельность вело общество до нарушения его права, какие приготовления были сделаны для ее продолжения.
Само по себе использование товарного знака, как правило, позволяет обеспечивать получение прибыли его обладателю за счет формируемых у покупателей предпочтений, ассоциируемой с товарным знаком деловой репутации юрлица и т.п. Переключение спроса и перераспределение возможности извлечения прибыли от правообладателя к иному лицу является обычным последствием незаконного использования товарного знака.
В связи с этим размер выгоды, упущенной в связи с выводом имущества (товарного знака) из общества и утратой возможности ведения деятельности с использованием этого имущества, может устанавливаться:

на основе данных о прибыли правообладателя за аналогичный период до нарушения ответчиком обязательства и (или) после того, как это нарушение было прекращено,
на основании сопоставления данных о величине прибыли, которую получил нарушитель, используя данное имущество, в том числе за счет переключения спроса.

Ответчик может доказать, что истец не мог получить такую выгоду, в том числе, с учетом объемов и качества производимых товаров, оказываемых услуг, иных условий его деятельности.
При этом нужно учитывать затраты лица, которое оно обязано было бы понести в связи с извлечением прибыли. То есть из вероятного дохода необходимо вычесть расходы, которое понесло бы лицо для извлечения дохода. Если подсчет упущенной выгоды производится на основании доходов ответчика, то необходимо учитывать объем затрат, который понес ответчик для извлечения этого дохода.

Определение ВС от 20.12.2022 № 305-ЭС22-11906 по делу № А40-96008/2021